专利法律状态检索的运用范围说明

专利法律状态检索的运用范围说明

来源:时间:2018-12-27 11:44:444929

不同的应用场合对专利法律状态信息的需求有所不同。为了提高检索效率、使得到的信息针对性强、利用率高,检索人员应该针对检索目与应用场合明确专利法律状态的检索类型

专利法律状态检索的运用范围说明

专利法律状态检索的运用范围说明


不同的应用场合对专利法律状态信息的需求有所不同。为了提高检索效率、使得到的信息针对性强、利用率高,检索人员应该针对检索目与应用场合明确专利法律状态的检索类型(表1)。

1  专利有效性检索


专利有效性信息是各类应用场合中最重要的法律信息。专利有效性检索最直接的目标是判断专利申请是否已经授权,授权专利当前是否有效;进一步的目标是评估有效专利的当前稳定性、剩余保护期的长短、专利权行使是否受限等;更高的目标是为了评估专利的价值


与有效性相关的信息包括很多,例如申请公开、视为撤回、撤回、驳回、授权、专利权终止、专利权放弃、无效、异议、专利保护期延长、届满、专利权质押、专利权保全等,这些信息对应用者来讲都非常重要。为了确认某专利(申请)当前处于什么状态,有时只要获得简单的信息就可终止检索。例如,为了确定一项中国专利是否届满,则只需检索专利说明书,根据专利说明书上的申请日,即可判断该专利的保护期是否届满,无需再做其他检索。

 

又如,若检索到“视为撤回”状态(原因是申请人未按期缴纳申请维持费和滞纳金),且在规定期限内无补交费用信息时,由于状态明确,即可停止有效性检索。但有时面对重要场合如专利技术引进、项目投资等时,由于涉及专利价值评估,因此需要全面调研与有效性有关的各类信息,如当前所处阶段、审查事务处理历史、审查过程中的中间文件、检索报告、继续申请、保护期调整、付费情况、异议、无效、上诉、复审过程及判定文件等,才能全面对一项专利的有效性及其前景或趋势做出全面、客观的判断。


专利有效性检索的第一步,是先检索专利说明书,一来是为了核实专利,如核实专利名称、专利申请号、专利号、申请人或专利权人、权利要求书等;二来是可以初步判断该专利是处于申请公开、还是已经授权公告的状态。第二步,选择合适的法律状态信息源检索获取各类信息。由于向各国专利局办理登记簿副本需要一定周期,为了快速获得相关信息,可以先选择网上信息源进行检索。为了保证信息的全面性、准确性与及时性,一般来讲,首先选择该专利所在国的专利局网站的以下服务:即网上登记簿、带有法律信息的专利检索系统,或者专门的法律状态检索系统;再结合一些其他的包含该国专利法律状态信息的免费数据库或商业数据库进行检索,将多个数据库的检索结果做互相验证。


在全面的有效性检索中,应该进行以下信息检索与分析。
第一,分析该专利申请目前处于申请未公开、申请公开、授权、还是失效状态?如果处于申请公开的话,可以进一步查看审查流程历史及审查文件、检索报告等信息,这些信息有助于初判专利授权前景。对于已经授权的专利,要进一步核实其年费缴纳情况;各国专利局都有缴纳专利年费的时间规定,如果权利人没有及时交费,专利局会终止专利权。对于失效专利,则要了解失效原因,如撤回、视为撤回、驳回、未按期缴纳年费、异议、专利无效宣告、届满等。当专利申请曾经发生视为撤回、专利权终止等情况时,还需要了解在审查流程中是否有权利恢复请求记录,是否存在权利恢复。


第二,对于已授权、当前仍然有效的专利,除了要明确授权公告日外,还要核查申请日和专利类型,初步判断该专利的保护期;此外,还要分析该专利权是否存在保护期延长,即是否享有各国专利保护期延长制度、专利期限补偿制度(如美国、日本等)所规定的延长期限,以及是否存在通过继续申请、分案申请、优先权申请的方式延长相关技术的保护期等。例如,对于一个药品,其专利的保护对象包括新开发的原料药(即药用活性成分)、药物制剂、制备工艺、配方、用途等,可以申请产品专利、方法专利和用途专利。因此除了最基本的化合物专利外,还可以就以上一系列保护对象申请专利。按照单一性要求,以上一系列保护对象都可以在一个专利申请塑握出合案申请,也可以分成数个专利申请进行分案申请。

 

在适当的时候提出分案申请往往会有意想不到的延长药品保护期的效果。又如,申请人有时也会利用优先权申请方式延长专利的保护期。申请人在首次申请专利后,在优先权期限行将届满前提出要求在先申请优先权的在后申请,申请批准后,专利权期限从在后申请的申请日起计算,从而使专利保护期限延长了自在先申请的申请日至在后申请的申请日这样一个时间段。因此,只有通过全面分析,才能确认专利的实际保护期和最终届满日。


第三,对于授权后专利,还要核查是否存在异议(如欧洲专利)、无效宣告请求、诉讼,以及专利权质押、专利权保全、专利权许可等,以综合判断该专利权的维持前景以及专利权实施是否受限、专利权剩余的市场价值空间等。
一项专利的法律状态及其有效性是不断变化的,这意味着专利价值也是动态变化的。因此对于重要专利,需要对其法律状态的变化进行长期跟踪。


2  专利权属性检索


专利权属性检索,是为了核实一项专利(申请)从申请日至检索日期间,其专利申请人或专利权人是否发生变化。
在专利技术的引进与转让、专利侵权诉讼,或与专利有关的投资、合资、合作、并购、专利权质押、出资入股、专利融资担保等企业活动中,都需要进行专利权属性检索。在实际操作中,一般可以先检索专利说明书,初步核实专利出让人、许可人或专利主张方是否为原申请人或专利权人。其次,通过法律状态数据库检索,或者最好向国家专利局请求办理专利登记簿副本,核实专利申请权、专利权是否转移。


3  专利地域性检索

专利地域性检索的目的是为了确认该项专利提交申请或者获得保护的国家范围。对于各个国家的专利(申请),由于专利申请号或者专利文献号上标明的国家代码,已清楚地表明该专利申请(可能)获得保护的国家。而对于PCT专利、欧洲专利等通过地区性专利组织申请的专利,则应进一步检索进入指定国信息,才可以明确该专利申请保护的地域范围。例如,对于欧洲专利的指定国信息,可以先检索欧洲专利说明书,通过欧洲专利说明书扉页上的著录项“指定缔约国(Designated Contracting States)”预判,再利用“欧洲专利登记簿”进行核实。对于PCT专利,由于其公开说明书扉页的指定国列表并不能指示是否进入国家阶段,因此对于PCT专利的指定国信息,需要通过法律状态数据库进行检索,比如欧洲专利局Espacenet专利检索系统、世界知识产权组织的PATENTSCOPE检索系统、商业数据库中的INPADOC 等进行检索与跟踪。


4  综合性检索要点


面对各具特点的专利法律状态检索数据库、繁多的法律状态,如何进行有效的检索与分析,快速、准确地获取有用的法律状态信息,显得非常重要。


(1)基于信息点的横向关联
为了能对一项专利(申请)的法律状态做出准确判断,有时需要选择多个数据库,对多个信息点进行横向关联检索、分析与核实,才能最终确定。


例1:欧洲专利EP1366680的地域有效性检索
2012 年 2月,使用European patent register 数据库检索该专利,检索结果“关于本申请(About this file)”的第一栏即状态栏中显示“在规定期限内没有人提出异议”,经“法律状态”栏目中的“欧洲专利授权”项核实,该专利于2006 年 1月4日授权。但为了说明该专利的地域有效性,还需查询指定国与失效国信息。经查询,在“指定国”栏目中显示该专利共指定了27个国家,包括AT、BE、BG、CH、CY、CZ、DE、DK、EE、ES、Fl、FR、GB、GR、HU、IE、IT、LI、LU、MC、NL、PT、RO、SE、SI、SK、TR。在“失效国”栏目中显示,该专利在其中的17个国家已经失效。按照该数据库的检索结果可以判定,该欧洲专利已在17个国家失效,但在另外10个国家有效。


为了核实检索得到的信息,本次检索中又采用了Espacenet系统检索该专利的INPADOC法律状态信息,结果显示该欧洲专利已在27个指定国全部失效,失效原因是未在规定时间内缴纳费用。
在本次检索中,为了确认EP1366680的地域有效性,联合采用了European patent register系统中的状态栏、授权栏、失效国与指定国信息,以及INPADOC法律状态信息等。同时,也确证了不同数据库的更新时间会有差异,因此在检索中应尽量采用多个数据库进行互相核实。


例2:世界专利W02004/033332的指定国法律状态检索
该项检索需要联合查询以下几种信息,即该PCT 申请进入哪几个国家阶段、进入国家阶段的授权情况、后续有效性。


A.查询PCT 申请进入国家阶段  首先,检索W02004/033332可能进入哪几个国家阶段。选择Espacenet系统检索W02004/033332,发现该PCT 申请公布有两个同族专利申请,即5P4457013(B2)、AU2003272917(A1)。利用以上两个专利文献号进行检索,由著录项目信息表明它们均属该PCT 申请的进入国家阶段申请。其次,检索W02004/033332、JP4457013( B2)、AU2003272917( Al)三个专利申请的法律状态。通过查询W02004/033332的INPADOC法律状态表明,该PCT 申请于2005.03.11年进入日本国家阶段,2004.06.16指定欧洲专利申请,2005.12.07指定欧洲专利申请未进入欧洲阶段。查询AU2003272917的INPADOC法律状态表明,该专利申请于2004. 05. 04 失效-PCT申请未进入国家阶段。查询JP4457013的INPADOC法律状态,无相关数据显示。根据Espacenet系统的检索结果得出初步结论,该PCT 申请实际进入国家阶段申请只有一个,即日本国家阶段申请。再次,选择世界知识产权组织PATENTSCOPE 数据库核实国家阶段。检索到该专利的“国家阶段”信息为2005.3. 11进入日本国家阶段、日本申请号为2004542823。


B.进入日本国家阶段申请的法律状态  选择日本专利局IPDL日文网站,在“經過情報檢索(番号照会)”中输入“出愿番号2004- 542823”或“国际公开番号W02004/033332”,查询该PCT 申请进入日本国家阶段的法律状态信息。经检索表明,“公表。再公表记事”项显示,该PCT 申请于2006年2月9日被日本专利局公告;“審查記録”项显示,2006年9月27日申请人向日本专利局提出审查请求,并于2006.9.28交纳审查费,最终于2010.2.12授权;目前无上诉事件。


(2)基于流程线的纵向跟踪
在专利法律状态检索中,横向信息的关联检索固然很重要,但同时基于审查流程的纵向跟踪也极具价值。对一项专利或专利申请,按照时间顺序检索其流程信息、事件历史,能清楚地呈现一项专利(申请)从申请起法律状态的动态变化过程。例如,美国专利法律状态检索系统中就设置了专门的审查事务处理历史。从这种变化过程中,有时可以挖掘出专利的重要价值。


例如:美国专利US7075002是一项关于晶体硅薄膜太阳能电池的专利,该专利只有1次被自身引证的信息,专利权人也没有就该发明在国外申请过同族专利,也没有发生过诉讼案件,那么这项专利是否价值平平呢?
选择美国专利商标局“专利申请信息检索(PAIR)”系统,检索该专利申请的审查事务处理历史,在显示记录中发现,该专利从申请到授权公告花费了近9 年时间,经历了4次专利申请驳回、取消驳回审查,这些信息反映了此专利经过了艰难的审查历程才最终取得了专利权。对于专利权人而言,必定是认识到该专利的重要性,才愿意为该专利付出大量的时间、人力和物力,多次的取消驳回也反映了该专利受到了更多的重视。综合以上信息,可以判断该专利是一篇重要专利。


(3)基于信息面的综合集成
在一项专利(申请)的法律状态检索中,有时不仅仅需要某几个信息点,或某一个流程的法律状态信息,而是需要全面获取各类法律状态信息,这就需要选择多个与本次检索相关的数据库进行分别检索,获取每个数据库中所有与检索点相关的法律状态信息,及各种文件包括审查与复审文件、检索报告、专利说明书等,对不同信息进行分类整理,对不同数据库获得的数据进行互相核实,建立该专利(申请)的法律状态信息面,做相关分析,从而对当前的法律状态做出全面、立体、准确的判断。严格来讲,还需要获取专利登记簿副本进行核实。

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