专利法律状态检索的目的剖析

专利法律状态检索的目的剖析

来源:时间:2018-12-27 11:44:444520

一般来说,专利法律状态检索需求的提出都是为了解决特定的问题,例如,有的为了避免在专利技术引进时受骗上当,有的为了无偿借鉴利用专利技术指导研发,有的为了确认竞争对手专利是否对己方产品构成威胁等。解决的问题与应用场合不同,需要检索的法律状态信息会有所侧重,检索类型也随之有别。

专利法律状态检索的目的剖析
专利法律状态检索的目的剖析
 
一般来说,专利法律状态检索需求的提出都是为了解决特定的问题,例如,有的为了避免在专利技术引进时受骗上当,有的为了无偿借鉴利用专利技术指导研发,有的为了确认竞争对手专利是否对己方产品构成威胁等。解决的问题与应用场合不同,需要检索的法律状态信息会有所侧重,检索类型也随之有别。针对某些需求,仅选择专利有效性检索、专利权属性检索和专利地域性检索中的一种类型,查证部分法律状态信息即可;针对某些需求,则需要结合多种检索类型,获取全面的法律状态信息。因此,在进行专利法律状态检索前,首先要确认检索目的,了解真正的应用场合,以选择相应的检索类型。

对于接受委托的检索员来说,应从以下几个方面着手,准确地解读需求:首先,仔细阅读需求方填写的委托单、提供的背景资料,与需求方进行充分地沟通交流,了解其实际目的、希望解决的具体问题;其次,在全面分析检索要求、明确应用场合与检索目的的基础上,确定需开展的检索类型;再次,提炼检索主题,如专利(申请)号、专利权(申请、发明)人、关键词等(图1)。
 

 
例如,A公司计划从日本B公司获得几项专利的普通实施许可,但又不放心,担心受骗上当、有风险,希望核实这几项专利的真伪、是不是处于有效期内、剩余保护期还有多久,以便在价格谈判时做到心里有数。本案中,A 公司的实际目的是为了避免受骗上当、规避专利许可风险;待解决的问题是核实专利的真伪、是否失效、保护期还剩多久;应用场合为专利技术引进,检索目的是检索相关专利的当前专利权(申请)人、申请日、是否授权、当前是否有效等。

在实际工作中,专利法律状态检索的应用场合主要涉及专利技术的利用、与专利技术有关的经营与贸易。常见的应用场合有:技术研发、专利技术引进或转让、产品国内上市或出口、专利侵权诉讼,以及与专利有关的投资、专利质押、合资、合作、并购、出资人股、专利融资担保等。
以上各类场合中,涉及专利技术引进或转让、专利无形资产评估等需要进行专利价值评估的,必须对专利的法律状态做全面的了解,以下进行详细阐述。

(1)专利技术引进或转让
专利所处法律状态直接影响专利的价值。因此,在专利技术引进或转让中尤其要重视专利法律状态的检索。被许可方或受让方通常需要确认以下一些关键问题。

A.许可方或出让人是否为专利权人  在专利技术引进或转让中,首先要确认许可方或出让人是否为该专利的当前全部专利权人。有的专利申请在授权前就已经将申请权转移,有的专利在授权后也发生了专利权转移。这些信息的变化在专利说明书中经常不予以体现,因此需要通过专利法律状态检索来确定。

B.专利权是否获得、是否有效  专利权的有效性直接影响着许可或转让的决策。在专利技术许可或转让之前,首先要确认拟许可或转让对象是否为专利技术。一项尚处于公开阶段的专利申请还不能称之为真正意义上的“专利”,理由是它的授权前景仍不明朗,在审查阶段很有可能出现视为撤回、主动撤回、驳回等各种情形从而导致其最终不能获得专利权;而且,处于公开阶段的专利申请,其专利保护范围不稳定,原因是专利申请在初步审查阶段并不对具体的权利要求范围进行审查,而到了实质审查阶段,申请人可能会为了顺利获得授权而缩小专利的权利要求范围。可见,对法律状态的了解有利于甄别拟许可或转让对象是否为一项真正的专利,以避免引进非专利技术,造成不必要的经济损失。

当一项专利申请被授予专利权后,并不意味着其在保护期内一定持续有效,后续有可能发生因未及时缴纳专利年费等原因而造成专利权提前终止、专利被宣告无效等。因此,当确认拟许可或转让的专利已授权后,还要进一步确认专利权当前是否有效。当一项专利成为失效专利时,它即属于公共资源,无需引进或转让。
一项授权专利虽然在有效期内,但若该专利正处于被他人宣告专利无效、异议等状态,则应该等待状态稳定后再考虑许可或转让,否则该专利将来被无效了,就白白浪费钱财。

C.专利权类型是什么  目前国际上大部分国家都包含两种或两种以上类型的专利,例如中国专利分为发明、实用新型和外观设计三种,各类专利的保护对象及其保护期不同,本身蕴含的价值也不同。因此在许可或转让费用谈判时,要注意专利的类型。

D.权利要求的保护范围是什么  专利的权利要求范围直接决定专利的价值。权利要求范围较小,他人通过简单的回避设计就可以轻易地绕过;如果引进或转让的专利技术属于可以被轻易回避的技术,那么市场竞争力就不强,价值就不高。

E.专利权剩余保护期有多长  专利的价值与保护期长短有着直接关系,剩余保护期越短,专利价值越低。因此在引进、许可或转让专利技术时,除了确保该专利为有效专利外,还要看该专利的剩余保护期还有多长。专利的维持费用是逐年增长的,而专利的价值则随着有效期限的缩短而降低。专利许可费、转让费应按所剩保护期的长短来支付。出资方明确专利的有效期限有利于在谈判中压低交易价格。

F.是否涉及质押、保全等专利权行使受限问题  专利权质押、专利权保全是当前专利权实施受限的主要形式。其中,专利权质押已成为我国当前获得银行贷款等的融资方式之一。当专利权质押后,专利权虽然仍归属于原专利权人,但此时该专利权已成为有负担的权利,权利的行使受到限制。另外,在民事诉讼中,人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因使判决不能执行或者难以执行的案件,会根据对方当事人的申请或者自行裁定对专利权采取保全措施。当专利权被法院“冻结”后,权利人就不能行使转让、许可等权利。因此在专利许可、转让等活动中,要注意排除专利权受限的情形,以避免转让、许可行为无效,浪费精力和财力。

G.是否涉及对外专利许可  在专利技术引进中,如果交易的方式不是独占许可或排他许可,而是普通许可,就需要了解该专利是否已经有过对外的普通许可。如果曾经许可过,就意味着在同一市场上可能还存在着其他的竞争对手。竞争对手越多、竞争对手的实力越强大,被许可方要占领市场获取利润的难度就越大。

H.专利技术保护的地域范围  在引进或转让专利技术时,不仅要查证该专利是否有效、考查技术水平,同时还应该核查该专利技术保护的地域范围。专利权具有地域性,在中国申请的专利只在中国有效,在美国申请的专利只在美国有效。如果你打算买来专利在中国制造产品,则要了解该项专利技术在中国是否得到保护。若在中国未申请过专利,则在中国可免费使用,不必许可或转让;同时还要了解该专利技术在其他国家是否得到保护,以方便今后专利产品的销售与出口。因此在专利技术引进或转让中,需要全面了解专利的法律状态信息,进行三种类型的检索,即专利有效性检索、专利地域性检索和专利权属性检索。充分了解引进或转让目标专利的法律状态,有利于在许可或转让谈判中为降低费用提供有力依据。

(2)无形资产评估
在投资、合资、合作、并购、专利权质押、出资入股、融资担保等企业活动中,当涉及重要专利时,通常都要对专利进行价值评估。由于专利的法律状态直接影响专利的价值,因此专利法律状态信息成为调查的重要内容,一般需要解决下面这些问题。
·上述活动中专利主张方与实际专利权人是否完全一致?
·专利申请是否授权?
·专利权是否有效?是否提前终止?是否届满?
·专利类型是什么?
·是否涉及专利权保全、专利权质押、诉讼等问题?
·是否对外发放过专利许可?
·专利保护的地域范围?

透过以上问题,首先应核实相关主体所主张专利的权属问题,即上述活动中专利主张方是否为实际的全部专利权人,以免上当受骗。其次应核实专利的有效性问题,即明确专利是处于申请阶段还是已获权、获权专利是否有效、剩余保护期还有多长等,这些状态均直接影响专利权的价值。接着要注意该专利权是否受限,如专利权保全、专利权质押等,当专利权处于这些状态时,权利的行使将受到限制,从而影响了价值。若该专利权已向他人实施普通许可,也会一定程度影响该专利技术剩余市场的利润空间。
 
当专利权涉及诉讼,价值难以保证。如果出资方收购的是一项在法律上存在争议的专利,那么在交易后可能会被牵涉入不必要的诉讼或纠纷中。如果专利正在被其他人提出异议,买方则更须谨慎考虑,因为专利局一旦采纳该异议并宣告专利无效,则价值归零,出资方将会陷入竹篮打水一场空的尴尬境地。最后,专利保护的地域范围与专利权价值有较大关联,保护地域范围广的专利技术通常价值较高。

因此,根据专利无形资产评估中需要了解的信息,在执行中需要进行三类专利法律状态检索,即专利有效性检索、专利地域性检索和专利权属性检索。

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