创造性审查意见答复之降龙十八掌

来源:知夫子时间:2019-11-01 11:01:46134

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创造性审查意见答复之降龙十八掌

专利的创造性答复是专利代理工作中最具有挑战性的一项工作之一,在答复的过程中会遇到各种问题,没有一种方法能一劳永逸地解决所有的答复问题,这就如同金庸笔下的武侠江湖,高手层出不穷,没有一种功夫敢号称天下第一。


但是,在诸多武功秘籍中,降龙十八掌作为金庸武侠中前十的武功秘籍还是公认的,今天我们也来叨叨创造性审查意见答复的“降龙十八掌”。 


但首先需要说明的是,创造性审查意见答复的“降龙十八掌”也不是万能的,仅针对苦苦找不出答复点时采用的一种思维模型。


如果让一个内力很弱甚至没有内力的人来使(比如几乎没有答复经验的代理人),就只能发挥其1% 的威力,但如果你本身是一个内力雄厚的内家武者(对三步法有较为清晰的理解,对答复的观点能进行有理有据有逻辑的阐述),我相信会让你如虎添翼。



创造性审查意见答复的“降龙十八掌”基于最基本的“三步法”展开,因此在正式展开“降龙十八掌”的武功秘籍之前,先对“三步法”的基本方法进行回顾(审查指南里所谓的三步法包括3个大步,其实包括4个小步):



1确定最接近的现有技术,作为对比文件1;

2比较本专利申请(权利要求1)和最接近的现有技术(对比文件1),确定区别技术特征;

3根据区别技术特征确定本专利申请实际要解决的技术问题;

4判断区别技术特征是否是公知常识,或者该区别技术特征是否被其他对比文件公开;若该区别技术特征是公知常识,或者该区别技术特征被其他对比文件公开,则确定该区别技术特征在公知常识或现有技术中的作用是否与其在本专利申请中的作用相同;若相同,则具有技术启示,没有创造性。


因此本套 “降龙十八掌”的18式分别针对这四个步骤进行一一拆解,见招拆招。



针对步骤1:第一式


第一式——亢龙有悔


从最接近的现有技术与本申请领域不同突破


一般来说,最接近的现有技术这一点很难找到答复突破点,但如果发现最接近的现有技术和本发明的应用领域不同,那么机会来了。为什么呢?


最接近的现有技术,一般来说是与本专利申请的发明技术领域相同,所要解决的技术问题技术效果或者用途最为接近和/或公开了本专利申请的技术特征最多的现有技术。


如果审查员不以相同技术领域的对比文件作为最接近的现有技术,找到的却是与本专利申请的技术领域不一致的,但公开了本专利申请的技术特征最多的、要解决的技术问题类似的现有技术,其实这意味着在要求保护的技术领域中,本专利申请的技术方案应该是具有开创性的。


因此,答辩者可以重点围绕最接近的现有技术本专利申请的技术领域的不同展开。同时由于两个技术领域的不同,哪怕被认为是类似的要解决的技术问题和技术手段它也会有所区别。由此可知,区别技术特征的认定往往也会有问题,若答辩者能够从上述几点进行答复,一般都能一招必胜。



针对步骤2:第二式到第五式


第二式——飞龙在天


对比文件1是否构成一个完整的方案


审查员查找的对比文件1,有可能是论文,也有可能是包含多个实施例的专利文献。当审查员将本专利申请(权利要求1)和最接近的现有技术(对比文件1)进行对比时,可能会忽略单一方案对比原则,将本专利申请和对比文件1中出现的所有技术特征进行比较,从而导致区别技术特征很少。


因此对于将本专利申请和对比文件1的全文进行比较时,需要重点关注对应的特征是否属于不同的实施例,是否能结合成一个完整的方案。如果我们能进一步地发现属于不同实施例的几个特征存在矛盾,不可能结合成一个方案,那样胜利的曙光就出现了。


第三式——见龙在田


审查员是否对于技术特征的理解出现了偏差


由于不同的专业背景的限制,审查员也不可能对于审查的每一个领域都了如指掌,因此遇到一些特有的词汇时,有可能会造成误解,将其理解为一个通用的含义,或者通用的作用,从而认为本专利申请的特征和对比文件1的特征两者“相当于”。但可能在专利申请对应的技术背景下,其实这个词指代的是其他的含义,或者在此有独特的作用,可能就是本发明的创新点。如果能发现审查员对于技术特征的理解出现了偏差,机会来了。


第四式——鸿渐于陆


审查员是否忽略掉了一些特征


审查员在比较本专利申请(权利要求1)和对比文件1时,尤其是一些比较复杂的权利要求时,可能会忽略权利要求1的一部分特征,例如限定词、连接关系或顺序等,仅仅对于主干的特征进行评述。但很多时候,专利申请的发明点往往体现在这种限定词、连接关系或顺序上,因此当发现审查员忽略了部分特征,也是我们答复的机会。


第五式——潜龙勿用


特征的拆分是否合理


不同的特征拆分会对于整个方案有不同的理解,会导致不同的技术效果。因此我们要重视特征的拆分。


审查员往往会将本专利申请的技术特征拆的很细,每一个技术特征只要在对比文件1中出现,就认为不是区别技术特征。但很多情况下拆分很细的单独的子特征是解决不了技术问题的,需要几个子特征相结合才能解决技术问题,那对应的几个子特征就不能拆分。


接下来,我们从三个情形分析什么情况下这些不能拆分的子特征是区别技术特征。


1)这些子特征中,可能被审查员全部评为不是区别技术特征。但如果本申请中这些子特征能构成一个完整的方案,而对比文件1中出现的上述特征却分别出现在多个实施例中,这些子特征构成的整个技术特征就应该认为是区别技术特征。


2)这些子特征中,也可能是部分特征被审查员评为不是区别技术特征,部分特征被评为区别技术特征。但本申请中这些子特征能构成一个完整的方案,因此,这些子特征构成的整个母技术特征就应该认为是区别技术特征。


3)这些子特征中,还有可能被审查员全部评为是区别技术特征。但本申请中这些子特征能构成一个完整的方案,所构成的整个方案能对应解决一个整体的技术问题,可能这个整体的技术问题就是专利的发明点。但如果每一个子特征单独引出要解决的技术问题,就容易降低创造性门槛了。当然这个也是步骤3中需要重点分析的问题。



针对步骤3:第六式到第八式


第六式——利涉大川


判断要解决的技术问题过于零散


接着上面第5式的问题,当审查员找到了两个或两个以上的区别技术特征以后,需要判断审查员是否分别将所述区别技术特征固有能解决的问题直接作为本专利要解决的技术问题,从而直接推导本专利申请没有创造性。


当本申请存在多个区别技术特征时,结合本发明的背景,很多情况下是需要将上述多个区别技术特征相结合来解决一个新的技术问题,这个技术问题是新的,或者这种结合来解决技术问题的方式是新的,不是靠单独一个区别技术特征就能想到和解决的,这样相结合的方案是具有创造性的。但如果每一个子特征单独引出要解决的技术问题,就容易降低创造性门槛了。


第七式——突如其来


判断要解决的技术问题是否过于上位


基于区别技术特征,可能审查员提出要解决的技术问题会过于上位,比如区别技术特征是低温加热,要解决的技术问题就上位成节约能耗。因为这样审查员就能扩大对比文件2、3的寻找范围,所有需要节约能耗的解决方案都能用来对比区别技术特征。


对于这种审查意见,还是需要立足于区别技术特征和技术领域本身,有可能低温加热除了降低能耗以外,还具有整个设备降低耐高温材料的使用量,降低成本的目的,因此需要将区别技术特征的效果完整描述。


当然,一般来说,单单“审查员提出要解决的技术问题会过于上位”这一个点,是很难说服审查员改变观点的,但如果能够把解决的技术问题的范围缩小,则后续说明技术方案非显而易见时,就不容易认为有结合的技术启示。



第八式——震惊百里


判断要解决的技术问题是否过于特征化


需要特别关注技术问题中是否包含技术特征,因为根据《审查指南》的规定,技术问题要体现的是技术效果,而不是技术特征。如果要解决的问题中包含了技术特征,意味着解决这个问题的技术手段也顺理成章的推导出来了。


举个例子,发明实际要解决的技术问题是氨纶的耐燃烧问题,本专利申请的技术方案是增加了一种阻燃剂,因为影响氨纶耐燃烧有很多种解决方案,增加阻燃剂仅仅是其中的一种,但审查员定义的要解决的技术问题是添加有阻燃剂的氨纶的耐燃烧问题,这样的定义就是无形中降低了方案的创造性,这个就是要解决的技术问题是否过于特征化。


针对步骤4:第九式到第十七式


第九式——或跃在渊


当区别技术特征是公知常识,需要判断在新的领域中相应技术是否是公知常识


当审查员认为区别技术特征是公知常识,首先是判断其是否真的为公知常识,但一般不推荐从这个维度进行审查意见答复,因为成功的可能性极低。而应该首先去判断在本专利涉及到的技术领域中,上述区别技术特征是否是公知常识。


在通常情况下,一般都是为了解决一个技术问题,发明人引入了其他领域中的现有技术。但需要注意的是,在一个领域中认为是公知常识,可以解决特定的技术问题,并不一定在其他领域中也是公知常识,在其他领域中也并不一定能解决完全相同的技术问题。


因为领域的不同,即使类似的技术应用在新的领域上,由于使用环境的变化,技术方案也会有所变化,进一步的,最终的效果也会有所变化。如果我们能抓住其中一些变化,这将成为答复的突破点。


第十式——双龙取水


当区别技术特征是公知常识,判断公知常识通常解决的技术问题和区别技术特征要解决的技术问题是否一致


当区别技术特征是公知常识,并不一定意味着在所有的应用环境中,上述区别技术特征产生的技术效果都是完全一致的。


举个例子,有些情况下LED灯用来照明,有些情况下LED灯用来指示信号,有些情况下用于背光显示,因此,并不是说只要认定LED灯为公知常识,就一定没有创造性,还需要判断公知常识通常解决的技术问题和区别技术特征要解决的技术问题是否完全一致。当发现不一致,该点就能成为答复的突破点。


第十一式——鱼跃于渊


当区别技术特征是公知常识,需要判断区别技术特征要解决的问题在这个领域中不公知


也许本申请文件和对比文件1相比的区别技术特征就是公知常识对应的特征,也许公知常识通常解决的技术问题和区别技术特征要解决的技术问题完全一致,这是否意味着这个专利就被判了死刑,还是未必。


我们可以看一下区别技术特征要解决的问题在这个领域中是否属于常见,有可能因为应用领域的不同,本申请通常并不会出现公知常识能解决的技术问题。但因为应用在了一个特殊的技术领域产生了一个新的问题,或者该问题原来没人发现,哪怕应用公知常识,仍有答辩的空间。


第十二式——时乘六龙


当区别技术特征为对比文件1的其他实施例的特征,判断区别技术特征和其他特征是否是并列的特征


当审查员认为区别技术特征为对比文件1的其他实施例的特征,肯定是在相同的领域,对于要求解决的技术问题的认知一般也不会发生偏差,只能从对比文件的特征是否可以相结合的角度来突破。


例如本专利包括A+B+C,对比文件的实施例1中公开了A+B,对比文件的实施例2中公开了A+C,审查员认为C是区别技术特征。但这种可能包括两者情况:



1)如果两个实施例是并列的,是为了解决一个问题的两个并列的实施例,在对比文件的实施例中,有了B,就不可能在增加C的特征,因此对比文件B和C就没有结合启示。


2)如果实施例2中明确说为了改善某个特性而采用C特征,本申请没有这个问题或者本申请是为了反向改善这个特性,对比文件B和C也就没有结合启示。


在这种情况下,为什么本专利申请包括B+C,肯定是其中的技术方案或技术效果并非简单的1+1=2,如果可以在这个点作进一步的描述,这个案子应该就能通过审查了。


第十三式——密云不雨


当区别技术特征为对比文件2(或对比文件3)的特征,首先判断对区别技术特征和对比文件2(或对比文件3)的特征是否完全相同


根据“三步法”,审查员是基于区别技术特征要解决的技术问题而找到的对比文件2,但审查员找到的对比文件2的比对技术特征不太可能和区别技术特征完全一致,我们需要找出其中的区别。


第一,需要特别注意对比文件2的比对技术特征的认定是否合理,对比文件2的比对技术特征是否是一个完整的特征,对比文件2的比对技术特征的拆分是否正确等。如果发现比对技术特征认定不正确,就可以直接认定审查员找到的对比文件2的比对技术特征和区别技术特征不一致,那么答复就很容易突破了。


第二,不管对比文件1和对比文件2的技术领域是否相同,对比文件2的比对技术特征和区别技术特征还是很可能有很多细节是不一致的,因此需要从产品原理、实现方式、应用背景等方面入手,一点一点地分析对比文件与本申请的实现方式,最终得出技术特征不同,解决的技术问题不同的结论,这样答复也能突破了。


第十四式——损则有孚


当区别技术特征为对比文件2(或对比文件3)的特征,其次判断对比文件2的技术领域和本申请是否相同,若不相同则从技术领域不同,推导到技术方案和技术效果有不同


当对比文件1和本申请的技术领域相同,但对比文件2和本申请的技术领域不同,也就是对比文件2和对比文件1的技术领域不同,两者技术领域不同,本来就存在一定的结合的难度。


其次,因为不同领域,哪怕对比文件2的比对技术特征和区别技术特征完全相同,但实际要解决的问题也可能会有一些差别。同样的搅拌结构,用于混凝土机搅拌水泥、豆浆机搅拌豆浆、化工厂搅拌原料,由于中间的原料大小、颗粒、目的等的不同,最终的技术方案肯定会有不同,将不同点重点凸现出来,就能推导到技术效果也不同,从而完成创造性的答复。



第十五式——龙战于野


当区别技术特征为对比文件2(或对比文件3)的特征,再其次判断对比文件1和2是否存在相结合的技术启示


判断对比文件1和对比文件2是否存在相结合的技术启示,主要看对比文件2是否存在启示解决区别技术特征对应的技术问题。


1)首先,对比文件1和2是否存在矛盾的技术特征,导致对比文件1和2的特征不能相结合;


2)其次,对比文件2的比对技术特征和区别技术特征一致,但对比文件2的比对技术特征所产生的技术效果和区别技术特征的技术效果不一致的,没有技术启示;


3)因为某些特征的限定,根据对比文件1不会想到有区别技术特征产生的技术问题,导致对比文件2没有技术动因去改进对比文件1。




第十六式——履霜冰至


当区别技术特征为对比文件2(或对比文件3)的特征,还需要判断对比文件1和2相结合的难度


如果对比文件1和对比文件2的特征很容易结合的,且存在相结合的技术启示,那专利肯定没有创造性。但如果对比文件1和对比文件2相结合很麻烦,哪怕从要解决的技术问题层面存在结合启示,也是有可能答复授权的。


例如,原来对比文件1和对比文件2相结合很复杂,但本专利申请方案经过了怎么样的调整,或者是在一个独特的应用场景下面,结合就不复杂了,意想不到,从而获得了一种新的结合方案,这个方案就是具有创造性。


再或者,直接描述为了对比文件1和对比文件2相结合而新增加的技术方案,也许这个方案没有出现在权利要求中(那就需要修改权利要求),这个新增加的方案是比较复杂的,该专利申请也是具有授权可能性的。


第十七式——羝羊触蕃

针对步骤4,当区别技术特征为对比文件2(或对比文件3)的特征,最后判断技术效果是否可以达到1+1》2


对于发明专利而言,如果技术效果1+1=2是不具有创造性,只有1+1》2才有可能具备创造性。


因此需要分析当对比文件2与对比文件1相结合,最终的效果是否大于单独的对比文件1的特征和对比文件2的特征的效果之和,或者对比文件2与对比文件1相结合是否产生了一个新的功能或效果。如果有,意味着新的发明专利诞生了。


终 极 答 复

第十八式——神龙摆尾


当本申请和对比文件的工作原理不同时,直接从工作原理入手答复


对于一部分开拓性发明,申请人花了巨大的人力或物力才研发成果,但审查员还是找了多篇对比文件进行比对和评述,为了尽快授权,可以直接将整个新申请的原理进行系统的阐述,大部分时候效果非常好。


申请人可以从权利要求和要解决的技术问题,重点阐述本发明的工作原理,现有技术的几篇专利他们是为了解决什么问题,工作原理是怎么样的,两者的工作原理有哪些本质的区别,同时陈述一下区别技术特征带来的优点,这样专利应该就很容易授权了。


以上就是鄙人在答复过程中的降龙十八掌,而每一招式的核心口诀就是“透过现象看本质”,需要答辩者在答复的实战中不断的领悟与练习,一旦答辩者学会并熟练掌握这些招式,那么在答复的道路中就会所向披靡,逐步突破审查员的层层关卡,向授权的终点靠近。


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